Ausarbeitung von Patenten: Anspruchsdifferenzierung zur Sicherstellung einer breiten Auslegung

ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS: Dieser Artikel ist ein Auszug ausRegeln für die Ausarbeitung von Patenten: Leitlinien aus Fällen des Bundesgerichtshofs , Ausgabe 2014, die jetzt bei Amazon.com erhältlich ist. Dies ist der fünfte Teil der Serie. Um andere Teile zu lesen, lesen Sie bitteJoseph Root über die Ausarbeitung von Patentansprüchen.

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Das größte Hindernis für die Erreichung der Patentbreite im heutigen Patentrecht liegt in der Neigung des Bundesgerichtshofs, Nachahmungen aus der Spezifikation in die Ansprüche zu importieren. Das Gericht begründet sein Vorgehen damit, dass es lediglich die Absicht des Erfinders erkennt, die Erfindung einzuschränken. Das wirksamste Gegenmittel zu dieser Aktivität ist die Anspruchsdifferenzierung – das Konzept, dass Ansprüche unterschiedliche Bedeutungen haben, so dass eine ausdrücklich in einem Anspruch enthaltene Einschränkung nicht in einen anderen Anspruch übernommen werden sollte, insbesondere wenn der engere Anspruch vom umfassenderen abhängt. Die Formulierung dieser Regel durch den Federal Circuit wurde im Urteil SRI Int'l v. Matsushita Elec gut dargelegt. Corp.: „Es ist geltendes Recht, dass, wenn ein Patentanspruch keine bestimmte Einschränkung enthält, ein anderer Anspruch jedoch schon, diese Einschränkung bei der Feststellung der Gültigkeit oder Verletzung nicht in den vorherigen Anspruch hineininterpretiert werden kann.“

Gerichte drücken diesen Grundsatz häufig im Hinblick auf die Vermeidung von Anspruchsredundanz aus. Das Gericht in Phillips stand vor dieser Frage, als es um Stahlpaneele ging, die zusammengeschweißt werden können, um vandalismussichere Wände zu bilden. Der umfassendste Anspruch beinhaltete eine Einschränkung: „interne Stahlleitbleche, die sich von den Stahlmantelwänden nach innen erstrecken“. Das Gericht musste genau bestimmen, welche Merkmale im Begriff „Schallwände“ enthalten waren, und eine zu diesem Zweck eingesetzte Methode war die Prüfung der anderen Ansprüche. Im abhängigen Anspruch 6 heißt es beispielsweise: „Die inneren Ablenkbleche beider Außenplattenabschnitte überlappen und greifen in Winkeln ineinander, wodurch Deflektorplatten bereitgestellt werden, die sich von einem Ende des Moduls zum anderen erstrecken.“ „Wenn die in Anspruch 1 angeführten Leitbleche von Natur aus in bestimmten Winkeln angebracht wären“, argumentierte das Gericht, „wäre Anspruch 6 überflüssig.“ Daher wäre eine Auslegung von Anspruch 1, die einen bestimmten Winkel einbezieht, auf der Grundlage der Lehre der Anspruchsdifferenzierung unzulässig.

Um dieses Prinzip auf das Problem der Anspruchsbreite anzuwenden, stellen Sie sich ein Patent vor, das nur eine einzige Ausführungsform offenbart, mit einem Hauptanspruch, dessen Schutzumfang über den der Ausführungsform hinausgeht (jedoch innerhalb des Umfangs des zitierten Stands der Technik liegt). Wie an anderer Stelle ausführlich erörtert, werden Gerichte ohne unterschiedliche Ansprüche wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die Ausführungsform die Erfindung nicht lediglich veranschaulicht; es ist die Erfindung. Das Gericht folgt dann umgehend, indem es die Einschränkungen der Ausführungsform in die Ansprüche einbaut.

Dieses Problem taucht im Fall nCube Corp. gegen SeaChange Int'l, Inc. auf, wo sich die Technologie mit der Datenspeicherung und dem Abruf in einer Netzwerkumgebung befasste. Anspruch 1 war weit gefasst und beinhaltete: „Ein Upstream-Manager empfängt Nachrichten von dem Client und leitet diese Nachrichten an einen entsprechenden Dienst auf dem Server weiter, wobei der Upstream-Manager mit einem ersten Netzwerk verbunden ist.“ Die Spezifikation beschreibt nur eine Ausführungsform. Die Ausführungsform nutzte logische Adressierung zum Senden von Nachrichten, wobei der Upstream-Manager die logische Adresse nutzte, um eine einzigartige „virtuelle Verbindung“ für die Verbindung mit einem einzelnen Client einzurichten. Anspruch 1 spricht nur von der „Weiterleitung dieser Nachrichten“, ohne Angabe logischer oder physischer Adressen, und der beschuldigte Rechtsverletzer argumentierte, dass Anspruch 1 auf die logische Adressierung beschränkt werden sollte, da dieser Prozess der einzige sei, der in der Ausführungsform dargelegt sei. Angesichts der Ergebnisse in ähnlichen Situationen muss man zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit zuschreiben, dass die logische Adressierungsbeschränkung in den Anspruch hineingelesen wurde, aber es gibt eine Tatsache: Abhängiger Anspruch 2 nennt ausdrücklich die „virtuelle Schaltung“-Beschränkung und abhängiger Anspruch 4 fügt logische Adressierung hinzu. Somit würde die Beschränkung von Anspruch 1 auf die logische Adressierung „unzulässigerweise die ‚virtuelle Verbindung‘-Beschränkung von Anspruch 2 in Anspruch 1 hineininterpretieren und diese Ansprüche überflüssig machen.“

Anspruchsdifferenzierung ist eine mächtige Waffe. Bei sorgfältiger Anwendung kann es die Einfuhr von Einschränkungen aus einer Verkörperung vollständig blockieren. Verfasser sollten dieses Werkzeug griffbereit aufbewahren, und in jeder Situation, in der der Umfang eines Hauptanspruchs über den wörtlichen Umfang der breitesten Ausführungsform hinausgeht, sollten die Ansprüche inventarisiert werden, um sicherzustellen, dass alle in der Ausführungsform, aber nicht im Anspruch vorhandenen Einschränkungen vorhanden sind oder werden Gegenstand eines abhängigen Anspruchs.

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Abwechslungsreiche Klasse

Die Doktrin der Anspruchsdifferenzierung befasst sich im Allgemeinen mit der spezifischen Auswirkung von Ansprüchen, die sich in gewisser Hinsicht unterscheiden; Das heißt, die fraglichen Ansprüche stehen voneinander ab und haben jeweils ihren eigenen unabhängigen Umfang. Über etwaige besondere Vorteile oder Auswirkungen konkreter Anspruchsunterschiede sagt diese Lehre jedoch nichts aus. Die Analyse zeigt jedoch, dass zwei Hauptunterschiede festgestellt werden können: Ansprüche unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Umfangs.

Aus Gründen der guten Formulierungspraxis sollte die Formulierung von Ansprüchen in verschiedenen gesetzlichen Klassen, abgesehen von Erwägungen zur Gültigkeit vor dem Bundesgericht, die allgemeine Regel eines Praktikers sein. Durch die Angabe von Ansprüchen unterschiedlicher gesetzlicher Klasse kann der Verfasser inhaltliche Ansprüche vorlegen, die von rein funktional bis rein strukturell reichen, und dabei darauf vertrauen, dass durch die Anspruchsdifferenzierung die Grenze zwischen diesen Ansprüchen gewahrt bleibt.

Das Ergebnis wird im Fall DSW, Inc. gegen Shoe Pavilion, Inc. veranschaulicht, in dem es um ein Patent geht, das sich auf ein System und eine Methode zur Lagerung und Präsentation eines großen Schuhbestands zur Selbstbedienung durch Kunden bezieht. Der Rechtsstreit befasste sich mit sechs Ansprüchen: Drei betrafen Methoden zur Präsentation und Aufbewahrung von Schuhen und drei betrafen Geräte. In Bezug auf die Präsentation und Lagerung von Schuhen wurde in einem Anspruch ein Schuhpräsentations- und Stapelteilermodul genannt; ein zweiter befasste sich mit einem System zur Präsentation und Aufbewahrung von Schuhen; und ein Dritter beanspruchte einen Schrank zur Präsentation und Aufbewahrung von Schuhen. Jeder der Vorrichtungsansprüche umfasste eine „Schienen- und Rollenbaugruppe“, die als Bestandteil eines Stützmoduls aufgeführt wurde. Die Verfahrensansprüche enthielten jeweils einen „im Allgemeinen vertikal angeordneten, horizontal beweglichen, positionierbaren Stapelbereitsteller“, der in dieser Weise im unabhängigen Anspruch aufgeführt ist und zusätzliche Einzelheiten in jedem abhängigen Anspruch enthält. Kein Verfahrensanspruch beinhaltete eine „Schienen- und Rollenanordnung“.

Dennoch hat das Bezirksgericht die Einschränkung „Schienen- und Rollenmontage“ in die Verfahrensansprüche übernommen. Der Federal Circuit kehrte diese Konstruktion um und charakterisierte die Verfahrensansprüche als weit gefasst, aber nicht mehrdeutig. Das Gericht stellte die anwendbare Regel dar und zitierte aus einer früheren Entscheidung:

[D]sein Gericht hat stets an der These festgehalten, dass Gerichte nicht ändern können, was der Patentinhaber als seine Erfindung beansprucht hat, dass in der Beschreibung erscheinende Einschränkungen nicht in Ansprüche hineingelesen werden und dass die Auslegung dessen, was mit einem Wort in a gemeint ist, nicht zulässig ist Die Behauptung „darf nicht mit der Hinzufügung einer irrelevanten Einschränkung verwechselt werden, die in der Spezifikation erscheint, was unzulässig ist.“[1]

Beachten Sie, dass der Verfasser hier mehrere Ziele erreicht hat. Zunächst wurden die Einzelheiten der „Schienen- und Rollenanordnung“ in verschiedenen Zusammenhängen dargelegt. In dem Maße, in dem diese Einschränkung erfolgreich sein könnte, um einen Verweis auf den Stand der Technik zu überwinden, hat sich die Verfasserin mehrere Möglichkeiten gegeben, dieses Ziel zu erreichen. Darüber hinaus wurde eine erweiterte Form derselben Baugruppe, die als „horizontal beweglicher, positionierbarer Stapelteiler“ umbenannt wurde, mit den Verfahrensansprüchen kombiniert, was einen völlig anderen Blickwinkel für die Patentierbarkeit bot.

Unterschiedlicher Umfang

Innerhalb einer einzigen gesetzlichen Klasse lässt sich die Anspruchsdifferenzierung am einfachsten durch unterschiedliche Anspruchsbereiche erreichen. Ein umfassender unabhängiger Anspruch mit engeren abhängigen Ansprüchen maximiert nicht nur die Wahrscheinlichkeit, eine optimale Verletzungsabdeckung zu erhalten, sondern erhöht auch die Chancen, eine gewünschte Anspruchskonstruktion zu erreichen. Darüber hinaus kann der Inhalt der abhängigen Ansprüche häufig dabei helfen, die Konturen des übergeordneten Anspruchs zu definieren.

Ein typisches Beispiel ist Finisar gegen DirectTV Group, wo das Patent die Ausstrahlung von Audio- und Videoprogrammen an Verbraucher betraf. Das beanspruchte Verfahren erforderte das Filtern eines Datenstroms mit Medieninhalten, um einen bestimmten Satz von Datenpaketen zu identifizieren, die von einem Benutzer ausgewählte Inhalte enthalten. Auf diesen Schritt folgte das „Herunterladen der empfangenen Datenpakete, die mit dem angegebenen Satz angeforderter Datenpakete übereinstimmen, in ein Speichergerät“. Bei der Anspruchskonstruktion ging es darum, ob die Methode die Speicherung der heruntergeladenen Daten erforderte oder ob der einfache Vorgang des Herunterladens eine ausreichende Antwort auf die Anspruchsfrist darstellte. Das Bezirksgericht hatte den Begriff so ausgelegt, dass „der Datenfilter die in den Filterdaten angegebenen Datenpakete in ein Speichergerät überträgt“, ohne dass eine Speicherung der Daten für eine spätere Verfügbarkeit erforderlich ist.

Das Gericht prüfte einen abhängigen Anspruch, der den Download-Schritt modifizierte. Dort hieß es unter anderem, „empfangene Datenpakete vorübergehend in einem Puffer zu speichern“ und „diese Datenpakete in diesem Puffer weiterzuleiten“ an ein „vordefiniertes Ziel“. Das Gericht argumentierte, dass die Tatsache, dass sowohl ein Puffer als auch ein „vordefinierter Zielort“ ausdrücklich erwähnt seien, ein Hinweis darauf sei, dass der Puffer nicht das „Speichergerät“ des Hauptanspruchs sein könne. Darüber hinaus würde das Ziel der Erfindung, den Verbrauchern die Anzeige von Medieninhalten auf Abruf zu ermöglichen, nur dann erreicht, wenn die Daten für einige Zeit gespeichert würden. Daher wurde das Herunterladen als „Übertragen der gewünschten Daten auf ein Gerät, das sie für einen späteren Zugriff speichern kann“ verstanden.

In einem Fall, in dem es um Schiffscontainer ging, bei dem sich der Hauptanspruch auf eine an einen Container „gekoppelte“ Lagerstruktur bezog, legte das Gericht diese Kopplung als auf eine direkte und nicht auf eine indirekte Verbindung beschränkte Auslegung aus, was zu dem Urteil führte, dass kein Verstoß vorliegt. Der Federal Circuit prüfte jedoch die abhängigen Ansprüche und stellte fest, dass ein abhängiger Anspruch eine indirekte Pfändung vorsah. Angesichts dieser Tatsache sagte das Gericht: „Es wird davon ausgegangen, dass der Umfang des unabhängigen Anspruchs 1 breiter ist, um andere Arten indirekter Pfändungen zu ermöglichen.“ Die Anspruchskonstruktion wurde entsprechend erweitert. Ein ähnliches Ergebnis wurde in Bezug auf Brillen erzielt, wo in einem unabhängigen Anspruch „ein magnetisches Element“ genannt wurde, das nach Ansicht des angeklagten Rechtsverletzers auf einen Permanentmagneten beschränkt werden sollte. Da ein abhängiger Anspruch das „magnetische Element“ ausdrücklich auf „Magnet“ beschränkte, stimmte das Gericht der weiten Auslegung zu.

Man kann und sollte Ansprüche unterschiedlichen Umfangs nutzen, um das einfache Ziel einer Variation des Deckungsumfangs zu erreichen. Der hier vorgeschlagene Vorschlag geht über dieses Ziel hinaus, indem er die engen Ansprüche nutzt, um die weiten Ansprüche zu wahren. In gewisser Weise stellt dieser Prozess die Formulierung von Ansprüchen auf den Kopf, aber die Disclosure Revolution kann genau das bewirken.

Vorsicht vor Ausnahmen

In den meisten Fällen kommt das Verfassen von Ansprüchen mit ein wenig Hilfe von Freunden zurecht, aber es gibt Grenzen. Gelegentlich stößt die Anspruchsdifferenzierung auf Disclosure World, stößt aneinander und verliert. Ein bekanntes Beispiel mit heftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen Oberrichter Rader in der Differenzierungsecke und den Richtern Lourie und Plager fand im Fall Retractable Technologies, Inc. gegen Becton, Dickinson and Co. statt Spritzenkörper nach Gebrauch. Im Mittelpunkt der umstrittenen Anspruchskonstruktion stand die Frage, ob der Spritzenkörper notwendigerweise aus einer einzigen Einheit oder aus mehreren Elementen besteht. Im unabhängigen Anspruch heißt es: „[eine] Spritze mit einem Hohlkörper.“ Es folgte ein abhängiger Anspruch, in dem gefordert wurde, dass „die Spritze nach Anspruch 1 einen einteiligen Zylinder umfasst“. Klassische Anspruchsdifferenzierung, betonte Oberrichter Rader und forderte einen breiten unabhängigen Anspruch. In der Stellungnahme von Richter Lourie wurde Phillips aufgefordert, sich auf die Spezifikation zu konzentrieren, in der sowohl in der detaillierten Beschreibung als auch in der Zusammenfassung wiederholt beschrieben wurde, dass die Spritze einen einteiligen Körper habe. Der Hintergrund unterscheidet die beanspruchte Erfindung vom Stand der Technik auf der Grundlage eines einteiligen Körpers, und die Zeichnungen zeigen nur eine einteilige Konstruktion. Unter Berücksichtigung all dieser Beschreibungen kam Richter Lourie zu dem Schluss, dass „eine Konstruktion von ‚Körper‘ erforderlich ist, die den Begriff auf einen einteiligen Körper beschränkt, um die Ansprüche an das zu binden, was die Spezifikationen darauf hinweisen, dass der Erfinder tatsächlich erfunden hat.“ Oberster Richter Rader antwortet mit Argumenten direkt aus der klassischen Welt der Anspruchsbeherrschung:

Als der Erfinder beabsichtigte, eine einteilige Strukturbeschränkung vorzuschreiben, tat er dies ausdrücklich, wie aus den abhängigen Ansprüchen 14 und 57 im Patent '224 hervorgeht. Folglich sollte dieses Gericht eine solche strukturelle Beschränkung nicht auf Ansprüche anwenden, die lediglich den Begriff „Körper“ ohne den Zusatz „einteilig“ verwenden. Eine solche Konstruktion widerspricht der gewöhnlichen und üblichen Bedeutung des Wortes „Körper“, verstößt gegen die Doktrin der Anspruchsdifferenzierung und wird in den fraglichen Patenten nicht gestützt.

Anspruchsdifferenzierung ist eine ausgezeichnete Waffe, aber an manchen Tagen gewinnt Disclosure World.

Aktie

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